罗云唐国华
案情简介
原告：A新东方教育科技（集团）有限公司
被告：B新东方出国服务有限公司
案由：商标侵权、不正当竞争纠纷
原告A新东方教育科技（集团）有限公司，主要从事外语类教育培训，是国内知名度最高的外语培训机构之一。1999年A市海淀区私立新东方学校取得“新东方学校+英文”组合商标（编号：第1347401号）。2005年10月7日，该商标转让给新东方教育科技（集团）有限公司；同月11日，新东方教育科技（集团）有限公司将该商标独占许可给本案原告——A新东方教育科技（集团）有限公司。
被告B新东方出国服务有限公司成立于2002年1月16日。由B省国际文化交流协会投资设立，经国家教育部批准的留学（教外综资认字［2004］276号）、公安部批准的移民及出入境中介服务（浙公境字［2001］0005“号）的专业公司，是B省最大的出入境服务公司之一：也是B省出入境行业协会常务理事单位，业绩名列省内同行业前茅，多次荣获“B省咨询行业先进企业”及“B省诚信维权金承诺暨消费者满意单位”等荣誉称号。
原告认为：被告未经原告许可，擅自在相同及类似的服务上使用与原告涉案注册商标相同或者近似的商标行为；擅自将与原告涉案商标近似的文字“ZJNEWORIENT”注册为域名，并通过该域名从事相关交易而误导相关公众的行为；擅自将与原告涉案商标相同的文字作为企业字号在相同及类似的服务上突出使用，从而使相关公众产生误认的行为；擅自复制、翻译原告的驰名商标而误导公众，致使原告的利益受到损害的行为。原告认为被告以上行为侵犯了原告对涉案注册商标所享有的商标专用权，同时也对原告构成了不正当竞争，在相关公众中给原告造成了不良影响。
原告基于以上理由，提出以下诉讼请求：
1．判令被告停止侵犯原告第1347401号注册商标专用权的行为；
2．判令被告停止其在企业名称中使用“新东方”字样等不正当竞争行为；
3．判令被告在《中国工商报》上刊登声名，为原告消除影响；
4．判令被告连带赔偿原告为制止侵权的合理支出及经济损失50万元。
争议焦点
1．B新东方出国服务有限公司是否侵犯原告涉案商标的注册商标专用权；
2．原告的“新东方”商标是否驰名，被告以“新东方”为字号是否构成不正当竞争行为
审理判决
2006年9月，该案在C（B所在市）市中级人民法院公开开庭审理。2007年4月，原告A新东方撤回对两被告的起诉，法院作出《民事裁定书》允许原告撤诉。
经黄评析
一、原告主张被告使用“新东方出国”系擅自在原告相同及相似的服务上使用与原告相同或者近似的商标是否成立？
（一）根据《中华人民共和国商标法》第51条规定：注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定的使用的商品为限。所以，注册商标专用权人只能在其核定的服务中享有专用权。本案中，原告涉案商标核定的服务项目是教育、讲课、函授课程、教育考核等。而被告提供的服务为自费出国留学中介，因私出入境中介及相关咨询、翻译服务。所以，被告的服务并不在原告涉案商标的核定服务范围内，所以并未侵犯其注册商标专用权。
（二）根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第11条第2款规定：“类似服务，是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同，或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。”就本案而言，其一，原被告服务的目的不同：原告服务的目的为他人接受更好的教育，而被告服务的目的是为他人更方便快捷地出国；其二，原被告服务的内容不同，原告的服务内容是教育培训、教育考核、书籍出版等，而被告服务的内容为出国留学中介以及相关的咨询、翻译等服务；其三，原被告服务的方式不同，原告的服务方式是一对多，而被告的服务方式为一对一；其四，原被告的服务对象不同，原告的服务对象是接受教育者，而被告的服务对象为要求出国者。另外，判断是否为类似商品，就是看两者提供的服务是否容易给相关公众造成混淆。
如前所述，基于原被告服务对象、目的、方式、目的不同，导致其相关公众并不相同，原告的相关公众为广大受教育者和其他教育同行，被告的相关公众为众多出国者和其他出国服务同行。退一万步来说，即便对原被告提供的服务产生某些联想，但决不会产生混淆。被告通过相关出国留学咨询、相关翻译、出国培训，客户对被告的选择是基于被告在这一领域的专业水准与服务水平，而不是基于原告具有涉案商标。
（三）作为判断服务是否相似的重要参考依据——《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》都未将出国服务纳入本案涉案商标的核定项目之内，这从另外一个方面印证了两者提供的服务并不相似。
（四）被告是一家合法注册并有效成立的有限公司，有权使用自己的企业字号进行相应的商业宣传活动。原告主张被告将与其注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似服务上突出使用，从而使相关公众产生误认没有事实与法律依据。
其一，如前所述，原告与被告提供的服务并不相同也不近似，相关公众也不相同，更不会产生误认。所以，侵权成立的前提并不存在。
其二，由于商标与商号均带有表明产品来源的功能，因此在界定是否为合理使用商号时，应主要考虑以下两个方面：其一，未明示作为商标使用；其二，在具体案件中不会使相关公众产生混淆。被告将“新东方你的出国专家”“新东方你的留学专家”这一叙述性文字作为广告宣传语。很显然，被告的这一行为并非将“新东方”作为商标使用，而是作为商号或者商号所体现的服务范围来使用。
另外，被告将其企业的简称相对应的文字注册为域名，显然属正当合法注册，同时也没有通过该域名进行商品交易的电子商务。所以，原告认为被告将与其注册商标相同或者相似的文字作为域名，并通过该域名从事相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的事实并不存在。
二、原告“新东方”商标是否符合认定驰名商标条件？被告以“新东方”为商号是否存在不正当竞争行为？
首先，驰名商标是一个具有地域性的概念，有世界驰名的商标，也有仅在一个国家或地区内驰名的商标；驰名商标亦为一具有时间性的概念，此时驰名的商标，彼时未必驰名。由于驰名商标是一种事实状态，原告涉案商标为驰名商标，其对此负有举证责任。根据实际情况，原告应举证证明在2002年5月23日即被告域名注册之前涉案商标已构成驰名商标。而本案原告向法院提交证据中只有少量的证据且根本不能证明2002年5月23日前涉案商标已构成驰名商标，且该证据不符合《中华人民共和国商标法》第14条规定条件。原告提供的证据中“新东方”获得的知名度，是依附于原告的企业名称或者说未注册的商标，而不是涉案的注册商标在核定使用的服务项目中取得。驰名商标认定的前提是商标驰名，而不是商号知名。商标一经注册，便具有专用权，但不是天然驰名，而必须是经过广泛的宣传在相关公众中产生较高知名度。本案中，原告没有提供任何关于对涉案商标“新东方学校”+“neworientisChool”的宣传，无论是广告还是相关媒体，均以其商号报道。也就是说，原告提供的证据中根本没有涉案商标使用形态、持续使用时间和宣传等情况的有效证据，因此原告提供的证据只能反映原告企业在教育培训的经营业绩和声誉，不能证明相关公众对涉案商标的知晓程度。原告混淆了涉案注册商标的知晓程度与原告企业商号的知名程度之间的关系。
其次，被告对该域名或其主要部分享有权益，且将其简称注册、使用该域名显然有正当理由。所以，被告的该行为就不存在侵权及不正当竞争。另外，即便原告涉案商标被认定为驰名商标，只要被告的域名仅作互联网地址静态使用而非用于商业目的，也不构成商标侵权或不正当竞争。否则，就会得出一个结论，那就是拥有商标就拥有了域名，商标的注册人天然地享有了注册域名的权利。驰名商标的保护范围是有限的，其限制了同类商品、或与该注册商标产品相关产品借该商标误导消费者；不相关的服务，只要该商标不是具有独创性的商标，其他类别服务仍然可以使用，并不构成侵权。例如我国有三个“长城”驰名商标，分别是长城润滑油、长城葡萄酒、长城电脑，但彼此不构成侵权，也相安无事，并不能认为长城润滑油驰名而排斥长城电脑驰名。所以说，驰名商标并不是万能的。这正好印证了《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第4条的四个要件必须同时成立才能认定侵权或者不正当竞争。
最后，本案原告的涉案商标“新东方学校”显著性、独创性不强。正因为如此，全国各地“新东方”有数千个。
三、原告的诉请中认为被告从事的“出国中介”与原告商标核定的专用权范围——培训、教育为类似服务，同时又认为被告的域名系擅自复制、翻译原告的驰名商标而误导公众，该主张是否自相矛盾？
驰名商标的司法认定，目的在不相同服务领域上延伸保护。所以，若原、被告方从事的服务类似，就不必主张延伸保护即可获得保护；原告主张其为驰名商标，一定程度上表明其自身也认为原、被告双方的服务不相类似。所以，原告的主张自相矛盾，从而陷入两难境地。
